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摘要：

實踐中，審查員在檢索不到評價通式化合物或組合物等產品權利要求的新穎性和創造性的對比文件時，經常會要求申請人對通式化合物中的取代基進行過分嚴格的限制，或者對組合物中組分的種類、含量、粒徑和比率等進行限定。針對這些情況，本文通過對具體案例進行分析來論述權利要求得不到說明書支持的一些答復思路，期望能為申請人和人在分析或答復相關的審查意見時提供一些指導和幫助。

關鍵詞：

權利要求；得不到說明書的支持；通式化合物；核心結構

一、引言

專利法第二十六條第四款規定，權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。關于權利要求應當得到說明書支持的問題，《專利審查指南2010》第二部分第二章第3.2.1節中規定了“權利要求書應當以說明書為依據，是指權利要求應當得到說明書的支持。權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案，并且不得超出說明書公開的范圍”。此外，審查指南在第二部分第二章第3.2.1節中陳述了：對于用上位概念概括或用并列選擇方式概括的權利要求，應當審查這種概括是否得到說明書的支持……。另外，審查指南在該部分中還陳述了：對于一個概括較寬又與整類產品或者整類機械有關的權利要求，如果說明書中有較好的支持，并且也沒有理由懷疑發明或者實用新型在權利要求范圍內不可以實施，那么，即使這個權利要求范圍較寬也是可以接受的……。由該規定可知，在實踐中，申請人可以通過對不同的案例進行具體分析來陳述本領域技術人員在說明書給出信息的基礎上，通過利用常規的實驗或者分析方法能夠容易地將說明書記載的內容擴展到權利要求所述的保護范圍，從而說明權利要求能夠得到說明書的支持。審查指南在第二部分第二章第3.2.1節中還陳述了：權利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施方式或實施例概括而成。權利要求的概括應當不超出說明書公開的范圍……。由該規定可知，在實踐中，申請人可以根據申請文件中公開的內容來陳述本領域技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，從而說明權利要求的概括是適當的并且能夠得到說明書的支持。在化學領域中涉及化合物或組合物等產品權利要求時，權利要求中經常會出現通式化合物。然而，由于在說明書中不可能窮舉和涵蓋權利要求中所限定的所有取代基涉及的實施例，因此在實踐中審查員通常會以說明書中僅給出通式化合物的一些簡單取代基的實施例，而不同的取代基會對化合物的結構、性質和應用等具有不同的影響，所屬技術領域的技術人員難以合理地預測權利要求中提到的所有化合物都能解決發明所要解決的技術問題并達到相同的技術效果。或者，在生物醫藥領域的用途權利要求中，審查員通常會以說明書僅公開了化合物對受體的效果數據，而沒有給出治療或預防權利要求中所限定的疾病的效果實驗數據，因此本領域技術人員難以預料本申請的化合物對權利要求所限定的疾病均具有治療活性。實踐中，審查員在檢索不到評價通式化合物或組合物等產品權利要求的新穎性和創造性的對比文件時，經常要求申請人對通式化合物中的取代基進行過分嚴格的限制；或者對組合物中組分的種類、含量、粒徑和比率等進行限定。事實上，由于申請人不可能在本申請的說明書中窮盡和涵蓋權利要求中限定的所有取代基代表的具體化合物，因此在實質審查過程中，面對審查員指出權利要求得不到說明書支持的問題時，人應當結合具體案件的實際情況進行有理有據的爭辯或進行適當的修改以維護申請人的利益。針對上面提及的情況，本文選取了幾個具體案例，來探討在答復權利要求得不到說明書支持時的一些答復思路。下面對具體案例進行詳細討論，以期在實踐中能夠為申請人和人更好地答復相關的審查意見提供一些指導和幫助。

二、案例分析

【案例1】相關案情：

權利要求1：一種具有mGluR2受體調節劑活性的式I的化合物：其中，R1為……；R2為……；R3為……；并且R4為……在實質審查過程中，審查員認為權利要求1的通式I包含了大量化合物，然而在本申請的說明書中僅給出了九個化合物活性的測定結果。本發明僅九個化合物活性的測定不足以合理預測權利要求1所包含的所有化合物均具有類似活性，即，本領域技術人員難以合理地預測權利要求1中限定的所有化合物都能解決發明所要解決的技術問題并達到相同的技術效果。針對該案例，根據審查指南第二部分第二章第3.2.1節中的規定“對于一個概括較寬……，如果說明書中有較好的支持，并且也沒有理由懷疑發明或者實用新型在權利要求范圍內不可以實施，那么，即使這個權利要求范圍較寬也是可以接受的”“如果所屬技術領域的技術人員可以合理預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應當允許申請人將權利要求的保護范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式”和“在判斷權利要求是否得到說明書的支持時，應當考慮說明書的全部內容，而不是僅限于具體實施方式部分的內容……”可知，申請人可以陳述本領域技術人員在說明書給出信息的基礎上，通過利用常規的實驗或者分析方法能夠容易地將說明書記載的內容擴展到權利要求所述的保護范圍，從而證明權利要求能夠得到說明書的支持。另外，申請人也可以根據申請文件中記載的內容證明所屬技術領域的技術人員可以合理地預測說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，因此權利要求能得到說明書的支持。具體地，針對案例1的審查意見，申請人可以重點強調以下內容：首先，本發明的說明書已經證明了具有式I的核心結構的化合物是mGluR2受體的活性調節劑。這種核心結構對活性是關鍵的。而且，本發明的化合物具有連接至吲哚或苯并噁嗪基的吡啶酮的確定的三環化合物，其然后經由氮原子連接至另一環狀結構如環己基或吡喃。這些化合物具有在可變位置存在的部分的范圍，從而顯示出盡管這些基團改變，但活性仍然保持。申請人認為這些舉例是本文范圍的公平反映。而且，在申請文件的說明書中不可能窮舉所有具體化合物的效果實施例。本發明的可變項限定較窄，并且本發明已經較窄地限定了基本結構。基于這些結果，本領域技術人員將認識到式I的核心結構對于活性是關鍵的，并且改變可變項將不會實質性上影響化合物與受體相互作用的能力。而且，申請人可以陳述：權利要求1中的所有化合物均基于相同的骨架。本領域技術人員已知，核心結構（主鏈結構）相同的化合物具有相同或類似的化學性質，本發明的權利要求1中限定了式I的核心結構（主鏈結構），僅是側鏈的取代基不同，這并不會使式I的化學性質具有很大差異。此外，本申請的說明書已經證明，具有該骨架的化合物是活性的，并且要求保護的其他化合物與說明書中證明有效的那些化合物類似。因此，有理由認為未測試的化合物將顯示出相同的活性水平。此外，本申請說明書的表2中的EC50值的變化并不大，這表明與保持骨架結構相比，外圍基團的變化對活性的影響很小。由以上分析可以看出，本領域技術人員可以預期權利要求1中限定的所有化合物都能解決本發明所要解決的技術問題并達到相同的技術效果。針對這類案例，在實踐中，申請人可以通過對化合物的核心結構進行分析，并且說明這種核心結構對于化合物的性能是關鍵的，而改變可變項不會實質性上影響化合物的性能。此外，可以從說明書中給出的EC50和IC50值等的變化情況來陳述外圍基團的變化對性能影響很小，從而證明權利要求1中限定的所有化合物都能解決發明所要解決的技術問題并達到相同或類似的技術效果，因此權利要求能得到說明書的支持。

【案例2】相關案情：

權利要求1：一種制造用于液晶顯示器的亮度增強膜的方法，包括以下步驟：熔化高分子樹脂和具有核心殼結構的有機粒子；利用冷卻滾筒冷卻所述熔化的高分子樹脂及有機粒子，以制造高分子膜；以及在預定方向對所述高分子膜進行熱處理以進行熱延伸，其中，所述具有核心殼結構的有機粒子分布在所述高分子膜中。在實質審查過程中，審查員認為本申請的權利要求1要求保護一種制造用于液晶顯示器的亮度增強膜的方法，本發明要解決的技術問題是如何得到能夠增強液晶顯示器亮度的膜，權利要求1中的具有核心殼結構的有機粒子概括了一個較大的范圍，在現有技術中具有核心殼結構的有機粒子有很多種，其組成的材料也千差萬別，種類繁多，而其性質相差很大……，并不是任何種類的具有核心殼結構的有機粒子都能產生這樣的效果，從而實現本發明的目的，解決本發明的技術問題。并且，基于同樣的理由，具有核心殼結構的有機粒子的粒徑也應當滿足一定的要求。此外，權利要求1中的“高分子樹脂”概括了一個較大的范圍，高分子樹脂的種類繁多，性能各異，性能各異的高分子樹脂是否適合用于制備液晶顯示器的亮度增強膜需要實驗數據予以證明。權利要求1中沒有對高分子樹脂和具有核心殼結構的有機粒子的比例進行限定，本領域技術人員有理由懷疑任何含量的高分子樹脂和具有核心殼結構的有機粒子都能實現本發明的目的，解決本發明的技術問題。針對上述審查意見，申請人應當對審查意見進行逐一分析，并且針對各條意見進行有針對性的爭辯或者對權利要求進行相應的修改。在關于特征“具有核心殼結構的有機粒子”的答復中，考慮到審查員第一次指出權利要求得不到說明書支持的問題，為了不縮小權利要求的保護范圍，在答復時，申請人可以強調：本發明的實質或改進在于提供一種制造用于液晶顯示器的亮度增強膜的方法。在本發明中，只要在制造用于液晶顯示器的亮度增強膜的方法中包括權利要求1中限定的步驟，即“熔化高分子樹脂和具有核心殼結構的有機粒子……”，就可以實現本發明的目的并解決本發明所要解決的技術問題，而與具有核心殼結構的有機粒子的種類無關。此外，在本發明的說明書中已經給出了制造用于液晶顯示器的亮度增強膜的方法。因此，本領域技術人員在本發明說明書充分公開內容的基礎上，能夠預見只要在所述方法中包括權利要求1中限定的步驟，就可以實現本發明的目的并解決本發明所要解決的技術問題，而與具有核心殼結構的有機粒子的種類無關，因此在權利要求1中不必限定具有核心殼結構的有機粒子的種類。本領域技術人員在說明書給出信息的基礎上，通過利用常規的實驗或者分析方法能夠容易地將發明擴展到權利要求所述的保護范圍。此外，根據審查指南的規定，從說明書的全部內容看，能說明權利要求的概括是適當的，因此應當認為權利要求得到了說明書的支持。在關于“具有核心殼結構的有機粒子的粒徑”“高分子樹脂”的種類、“高分子樹脂與具有核心殼結構的有機粒子的比率”的答復中，申請人也可以進行與上面類似的爭辯方式，說明本領域技術人員在本發明說明書充分公開的內容的基礎上，可以預見只要使制造用于液晶顯示器的亮度增強膜的方法中包括權利要求1中限定的步驟就可以解決本發明所要解決的技術問題，而與有機粒子的粒徑、“高分子樹脂”的種類、“高分子樹脂與具有核心殼結構的有機粒子的比率”無關。此外，在本發明說明書充分公開的內容的基礎上，本領域技術人員通過常規的實驗或分析方法可以確定“有機粒子”的粒徑、“高分子樹脂”的種類和“高分子樹脂與具有核心殼結構的有機粒子的比率”。因此不必在權利要求1中限定“有機粒子”的粒徑、“高分子樹脂”的種類和“高分子樹脂與具有核心殼結構的有機粒子的比率”。針對案例2，由于涉及的是方法權利要求，通常審查員會接受上述爭辯。但是，如果涉及的是產品權利要求，則根據不同情況，審查員可能不會接受關于“具有核心殼結構的有機粒子”的種類和“高分子樹脂”的種類的爭辯。針對上述情況，通常申請人為了盡快獲得授權，可以在后續的答復中，根據說明書中公開的內容，考慮對“具有核心殼結構的有機粒子”的種類和“高分子樹脂”的種類進行適當限定。針對這類案件，筆者認為，申請人或人可以從該發明的實質或改進出發，來陳述本領域技術人員在說明書給出信息的基礎上，通過利用常規的實驗或者分析方法能夠容易地將發明擴展到權利要求所述的保護范圍。尤其是，對于涉及組分的含量、粒徑和比例等參數限定時，如果這些參數并不是本申請的發明點，則在答復時，人需要重點強調，在本申請說明書充分公開的內容的基礎上，本領域技術人員通過常規的實驗或分析方法可以確定這些參數，而不要為了盡快獲得授權，進行不利于申請人的修改和限定。此外，在實踐中，關于權利要求是否能得到說明書支持的答復，申請人也可以考慮提供其他的現有技術證據。例如，如果申請人根據現有技術中的公開內容能夠證明受體與權利要求中限定的疾病之間存在介導關系，則同樣也可以證明在申請的說明書僅公開了化合物對該受體的效果數據的情況下，本領域技術人員可以合理地預期所述化合物也適合用于治療權利要求中限定的疾病。下面通過案例3來說明結合現有技術來證明權利要求能得到說明書支持的情況。

【案例3】相關案情

權利要求1：化合物在用于制備治療或預防選自由以下病癥組成的組中的中樞神經系統病癥的藥物中的用途：物質相關疾病、神經障礙、進食障礙、偏頭疼、童年障礙、神經退化癥、神經毒性及局部缺血，其中所述病癥的治療或預防受mGluR2受體正變構調節劑的神經調節效應影響或促進。這里，需要說明的是，在本申請中，所述化合物是新的。在實質審查過程中，審查員認為上述權利要求要求保護化合物或組合物在用于制備治療或預防中樞神經系統病癥的藥物中的用途，然而本申請說明書僅公開了化合物對mGluR2受體的效果數據，說明書中并沒有給出治療或預防權利要求涉及疾病的效果實驗數據，而且現有技術中對mGluR2受體與上述疾病之間的介導關系并沒有明確的教導，因此根據現有技術及本申請說明書公開的內容，本領域技術人員難以預料本申請化合物對權利要求所限定的疾病具有治療活性。由此可見，權利要求1的技術方案包含了申請人推測的內容，而其效果又難以預先確定和評價，因此得不到說明書的支持。針對該審查意見，在實踐中，申請人可以提供現有技術來證明mGluR2受體與上述疾病之間存在介導關系。具體地，在答復中，申請人可以根據現有技術中公開的內容強調：mGluR2受體與權利要求1中所限定的疾病之間的聯系在本申請的申請日（或優先權日）之前的現有技術中是眾所周知的。并且，為了更好地支持這種陳述，申請人附上了在本申請的優先日之前公開的三篇參考文獻，這些參考文獻可以被認為是在本申請提交時本領域中的公知常識性證據。所有三篇現有技術文獻均討論了mGluR2受體與落在權利要求的范圍內的一系列病癥之間的聯系。例如，參考文獻1公開了受體與抗精神病治療特別是精神分裂癥之間的關聯。類似的關聯在參考文獻2中提及，并且參考文獻2還討論了mGluR2受體與焦慮性病癥之間的關聯。該參考文獻2還具體提及了mGluR2的正變構調節劑，并且使它們與對抗焦慮活性和抗精神病活性的作用相關聯。參考文獻3公開了mGluR2受體與焦慮和精神病相關聯。從參考文獻1～3中提及的內容可知，顯然的是，mGluR2受體和能夠與其相互作用的化合物公知的是在這些類型的病癥中是重要的。此外，申請人可以陳述：如從所附的支持文件中可以得出，大多數本領域已知的靶向mGlu2受體的可用的藥理學工具是正變構配體。事實上，開發正變構調節劑的領域背后的基本原理是這類化合物通過結合至與正變構結合位點不同的位點而調節受體，因此提供更多可選擇治療的可能性。并且，在本申請的說明書中，申請人評論了mGluR2的正變構調節劑在治療權利要求中列出的類型的神經和精神病癥中的已知有用性。目前本申請的實施例清楚地證明了本發明的化合物調節mGluR2受體的能力。因此，本領域技術人員可以合理地預期它們也適合用于治療權利要求中所限定的疾病。由于參考文獻1～3討論了mGluR2受體與落在權利要求范圍內的一系列病癥之間的聯系，即，現有技術教導了mGluR2受體對權利要求中所限定的疾病的介導關系。因此本領域技術人員根據現有技術和本申請說明書記載的內容，能夠得到或概括得出權利要求中限定的技術方案，因此權利要求能得到說明書的支持，符合專利法第26條第4款的規定。在該案例3中，申請人主要根據現有技術中的公開內容來證明在mGluR2受體與權利要求中限定的疾病之間存在介導關系，從而證明在申請的說明書公開了化合物對該mGluR2受體的效果數據的情況下，本領域技術人員根據現有技術知識和本申請公開的內容，可以合理地預期所述化合物也適合用于治療權利要求中限定的疾病。

三、結論

根據以上案例，筆者認為，在關于權利要求得不到說明書支持的答復中，申請人可以通過對化合物的核心結構進行分析，并且根據說明書中記載的內容來說明這種核心結構對于化合物的性能是關鍵的，而改變可變項并不會實質性上影響化合物的性能。此外，還可以從說明書中給出的EC50和IC50值等的變化情況來陳述外圍基團的變化對化合物的性能影響很小。另外，申請人或人可以從該發明的實質或改進出發，來陳述本領域技術人員在說明書給出信息的基礎上，通過利用常規的實驗或者分析方法能夠容易地將發明擴展到權利要求所述的保護范圍。特別是，申請人可以陳述在本申請說明書充分公開內容的基礎上，本領域技術人員通過簡單的實驗或分析方法可以確定某種組分的種類、含量、粒徑、兩種組分之間的比例等。在實踐中，關于權利要求是否能得到說明書支持的答復，申請人也可以考慮提供其他的現有技術證據。例如，如果申請人根據現有技術中的公開內容能夠證明受體與權利要求中限定的疾病之間的介導關系，則同樣也可以證明在申請的說明書僅公開了化合物對該受體的效果數據的情況下，本領域技術人員可以合理地預期所述化合物也適合用于治療權利要求中限定的疾病。通常，實踐中，審查員在檢索不到評價通式化合物或組合物等產品權利要求的新穎性和創造性的對比文件時，經常要求申請人對通式化合物中的取代基進行過分嚴格的限制；或者對組合物中組分的種類、含量、粒徑和比率等進行限定。事實上，由于申請人不可能在本申請的說明書中窮盡和涵蓋權利要求中限定的所有取代基所代表的具體化合物，因此在實質審查過程中，面對審查員指出權利要求得不到說明書支持的問題時，人應當結合具體案件的實際情況進行有理有據的爭辯或進行適當的修改以維護申請人的利益。尤其是，對于涉及組分的含量、粒徑和比例等參數限定時，如果這些參數并不是本申請的發明點，則在答復時，人需要重點強調，在本申請說明書充分公開的內容的基礎上，本領域技術人員通過常規的實驗或分析方法可以確定這些參數，而不要為了盡快獲得授權，進行不利于申請人的修改和限定。本文僅是筆者在實踐中的一些體會，僅起拋磚引玉的作用，如有不妥之處，希望讀者多加指正。

作者：王玉桂 單位：北京超凡知識產權有限公司